－－远东红蜻蜓集团有限公司与朱国丽、上海红蜻蜓丰尚实业有限公司商标侵权纠纷案

（摘自上海市第一中级人民法院网站）

【案例要旨】本案纠纷发生在涉案商标的商标注册人与独占许可使用权人之间，双方对系争商标均享有一定权利，但因商标注册人的法律意识淡薄，未正当合法地行使商标权，以致于和独占许可使用权人之间的权利产生冲突，引发本案的商标侵权纠纷。本案纠纷的处理，对商标注册人在经营活动中应当如何规范地行使商标权利，具有一定的警示作用。

【案例简介】

2005年1月，蜻蜓图形原商标注册人朱国丽与远东集团签订了一份《商标使用许可合同》，合同约定：朱国丽将蜻蜓图形商标许可远东集团在中国大陆独占性使用，商品范围为裤类系列，使用期从2005年3月2日起至2008年3月1日，使用费每年10万元，如朱国丽违约，除了退回远东集团所交的许可使用费外，还必须给付违约金50万元等。但该合同签名处并非朱国丽本人的签字，而是由商标代理机构乔治亚公司代签，并由该公司代收了当年的商标使用费10万元。该合同于同年5月19日经国家商标局备案登记。

同年3月1日，朱国丽与乔治亚公司签订合同，约定蜻蜒图形商标的委托许可事宜。合同约定的委托期间为从次日起的三年，费用为每年5万元，朱国丽不可经营带有相同或相似商标的商品，合同只适用委托许可给远东集团做男士休闲裤。朱国丽确认，在该合同订立之前，其曾口头委托乔治亚公司对外许可商标使用。

同年8月28日，朱国丽将蜻蜓图形商标以人民币52万元转让给池兴隆，转让合同中还记载，朱国丽已许可在西裤上使用，2005年3月1日至2008年2月28日的许可费由朱国丽收入。之后，池兴隆又将该商标转让给其担任法定代表人的丰尚公司，丰尚公司现为涉案蜻蜒图形商标的所有人。

2006年2月19日，丰尚公司将系争蜻蜒图形商标许可案外人大洪服装厂使用在第25类男休闲裤、西裤商品上，范围为云南地区，许可使用期限自2006年2月19日起至2008年2月18日止，第一年代理费20,000元，第二年代理费24,000元。

原告远东集团诉称，朱国丽将远东集团拥有独占性许可使用权的系争商标转让给丰尚公司，丰尚公司明知远东集团享有独占许可使用权仍许可他人使用该商标。被告朱国丽与丰尚公司构成侵权，应承担连带赔偿责任。远东集团诉请判令两被告停止侵权行为，在《人民法院报》上赔礼道歉、消除影响，赔偿远东集团损失70万元。

被告朱国丽辩称，其许可远东集团独占使用商标的同时转让商标并无过错，而且在转让商标时，其已明确告知受让人许可第三方使用系争商标的事实，许可合同经国家商标局备案，故丰尚公司在授权时负有审查与管理义务。

被告丰尚公司辩称，丰尚公司只知道朱国丽将系争商标许可给他人使用，但不知道许可给谁以及许可的性质，故远东集团无权提起诉讼。如构成侵权，丰尚公司的获利额为20,000元，赔偿应以此为限。

【审判结论】

一审判决：

一、被告丰尚公司立即停止侵犯原告远东集团对第1286105号商标在裤类商品范围内享有独占许可使用权的行为（期限至2008年3月1日止）；二、被告丰尚公司向原告远东集团赔偿经济损失人民币20,000元；三、原告远东集团的其余诉讼请求不予支持。

一审判决后，各方当事人均未上诉。

【评析意见】

本案是一起特殊的商标侵权纠纷，涉案蜻蜓图形商标的独占许可使用人诉称该商标的前任与现任所有权人侵犯其商标权。商标所有人是否构成侵权、为何产生侵权，以下就相关问题作一评析。

一、原告远东集团是否有权提起商标侵权之诉。

远东集团依据两份合同，即远东集团与商标代理机构乔治亚公司签订的《商标使用许可合同》、朱国丽与乔治亚公司签订的《客户商标委托合同》，证明其为权利人主张侵权赔偿。在诉讼过程中，因上述两份合同约定的内容不同，双方当事人对远东集团享有的权利性质与权利范围产生争议。

由于界定原告对涉案商标是否享有独占许可使用权，是确立原告诉讼地位的关键，故本院首先依据两份合同的内容就这一问题作出认定。依据后一份《客户商标委托合同》中约定的“商标注册人将注册商标仅许可一个被许可人使用，商标注册人依约定不得使用该注册商标”这一条款，比照最高院的商标法司法解释中对商标许可使用三种类型的定义，本院据此认定远东集团对系争商标取得了独占使用许可权。其次，对于许可使用的商品范围，在《商标使用许可合同》中约定为裤子，《客户商标委托合同》约定的是男士休闲裤，两者约定的范围有不同之处。鉴于朱国丽在与乔治亚公司签订合同前曾有口头委托，但又未明确授权范围，本院认定乔治亚公司有权全权代表朱国丽向远东集团授权。同时，《商标使用许可合同》及其备案申请的日期早于《客户商标委托合同》签订时间，朱国丽有审查义务，如果朱国丽将许可使用商品的范围缩小应将该意思表示告知远东集团，但远东集团不知该情况，故远东集团不受后一合同的范围限制。因此本院认为，远东集团对蜻蜓图形商标在裤类商品范围内、在中国大陆区域范围内享有三年的独占使用许可权。远东集团作为独占使用许可合同的被许可人，当其在被许可使用的商品范围内所享有的独占使用许可权受到侵害时，其有权向人民法院提起诉讼。

二、朱国丽将涉案商标转让给丰尚公司，丰尚公司又将涉案商标许可他人使用的行为是否有过错。

朱国丽作为蜻蜓图形商标的原商标注册人，其有权依法处分自己所享有的注册商标专用权。朱国丽授权远东集团独占使用商标时，双方未约定不得转让商标，故朱国丽转让商标的行为并无不当。但朱国丽在转让商标过程中存在过错，其虽在转让合同中告知受让人其已许可他人将商标使用在西裤上，许可费（2005年3月1日至2008年2月28日）由其收入，但该条合同记载的事项过于简略且信息有误：1、未将商标使用许可的三种类型即独占使用许可、排他使用许可或普通使用许可明确区分。2、告诉受让人许可的商品是西裤，与前两份合同约定的商品范围都不同。3、许可期间的起止日期与前两份合同也略有不同。上述许可类型、商品范围与期间的约定属于商标许可使用合同的基本要素，朱国丽在商标转让时理应将真实情况告知受让人，从而保障商标受让人与商标被许可人的合法权益，但朱国丽却或遗漏或将错误的信息传递给受让人，其显然有过错。

丰尚公司是涉案商标的现持有人，尽管朱国丽在转让商标时有疏忽，但丰尚公司作为商标所有人也没有对商标尽到应有的管理职责。其完全可以通过商标局查询许可备案情况，也可向转让人进一步询问以明确授权许可的范围，但其未作进一步查证，并贸然许可第三方在同一商品范围内使用该商标，显然也有过错。

三、朱国丽与丰尚公司是否共同侵犯了远东集团的商标权利，是否应当共同承担侵权之责。

如上所述，朱国丽转让商标以及丰尚公司许可他人使用商标的行为，均有过错，而且从表面上看，两方在转让、授权过程中的过错与远东集团遭受侵权的损害结果似乎都具有一定的关联性，那么朱国丽与丰尚公司是否都构成侵权并应共同承担侵权责任。

我院经审理后认为，朱国丽与丰尚公司的行为不属于共同侵权。首先，尽管朱国丽在转让商标过程中因合同约定不明有过错，但其转让商标这一行为本身既不违法亦不构成侵权，朱国丽与丰尚公司之间没有共同侵犯远东集团享有的商标权的主观故意。其次，从客观上而言，朱国丽在转让合同中的过错系直接侵害了丰尚公司对涉案商标的知情权，并未直接侵害远东集团的权利，不会直接导致侵权行为的发生。丰尚公司在取得商标专用权之后就成为商标所有人，故其应当全面了解涉案商标的相关情况。现丰尚公司疏于管理自己的商标，并贸然向第三方授权，其行为直接导致了本案纠纷的发生。因此，丰尚公司应对本案的侵权事实负责，向远东集团承担侵权责任，朱国丽与丰尚公司之间不构成共同侵权，不负连带侵权责任。同时，由于朱国丽转让商标过程中有过错，丰尚公司可依据双方的合同关系另行向朱国丽追究责任。

四、本案的启示

本案纠纷尽管通过判决已得到解决，但通过审理本案也发现了一些问题。首先，国内企业的商标意识亟待提高。随着商品经济的发展，商标作为产品与服务的标记，其本身所具备的价值与功能已得到了我国国内经营者的不断重视。但是，在经历盲目仿冒他人商标到自创商标品牌的过程中，许多国内企业对何为商标、如何用法律手段正确规范地使用与保护商标等商标意识还是显得比较薄弱。就本案而言，朱国丽与远东集团之间通过授权方式共同分享商标利益原本是件好事，商标所有人将其一部分商标权授权给他人使用直接获取经济收益，被许可方则利用取得的商标独占许可使用权从市场赢得回报。在共享权利之后，许可人与被许可人都应在各自的权利范围内从事商标活动，而不能越界侵犯对方的权利。但在本案中，朱国丽与丰尚公司作为先后的商标所有权人忽视了商标独占许可使用权人应当享有的权利，丰尚公司擅自处分应由他人行使的权利，从而造成商标权人侵权的现象。其次，商标管理部门应加强商标管理中的社会公示效果。在本案中，被告朱国丽将蜻蜒图形商标授权远东集团独占许可使用的合同经国家商标局登记备案，国家商标局在作登记备案的同时发出公告以作公示。但是，该公告内容过于简单，仅公示了商标的注册证号、许可人与被许可人的名称，并未涉及许可的商品范围与许可类型等内容，这使得除了商标所有人与被许可人之外的其他社会公众很难从中获取商标许可使用状况的完整信息，这不仅削弱了作为公告向社会公示的作用与效果，也不利于保护善意第三方的利益。

【附录】

编写人：章立萍

裁判文书案号：（2006）沪一中民五（知）初字第260号

合议庭组成人员：刘洪、徐燕华、章立萍（主审）